特許出願継続
特許出願の種類

米国特許法では、継続特許出願とは、先に出願された特許出願に続く特許出願であり、当該出願に対する優先権を主張するものです。継続特許出願には、継続出願、分割出願、一部継続出願の3種類があります。継続出願と一部継続出願は通常米国でのみ可能ですが、パリ条約第4G条に基づき、分割出願は他の国でも出願可能です。

初期の歴史

1838年から1861年まで、発明者は発明の改良に関する特許出願を行うことができました。これらの特許は「追加改良特許」として公開され、「AI」で始まる番号が付与されました。約300件の特許が発行されました。[1]

現行法

米国の法律では、発明者は発明の新たな改良や発明の様々な側面をカバーするために、複数の異なる種類の特許出願を申請することができます。これらの特許出願の種類には、「継続」、「分割」、「一部継続」、「再発行」が含まれます。

継続

「継続出願」とは、出願人が、出願人が先の出願（「親出願」）で開示された発明について、まだ発行または放棄されていない追加の請求項を追求することを希望する特許出願です。継続出願は、係属中の親出願と同じ明細書を使用し、親出願の出願日に基づいて優先権を主張し、親出願に記載された発明者のうち少なくとも1名を記載する必要があります。このタイプの出願は、特許審査官が出願の一部の請求項を認めたが他の請求項を拒絶した場合、または出願人が発明の異なる実施形態を請求する有用な方法をすべて尽くしていない場合に有用です。[2]

継続出願の審査中、出願人は明細書に追加の開示を加えることはできません。発明者が先の親出願の開示を補足する必要がある場合、一部継続出願を提出する必要があります。[3]

継続審査請求（RCE）

通常、特許審査官は、元の特許出願における特許請求項および補正について、審査を終了する前に2回の「オフィスアクション」を審査します。しかし、多くの場合、2回のオフィスアクションでは、特許審査におけるすべての問題を解決できないことがあります。

継続審査請求（RCE）とは、特許庁が「最終」拒絶理由通知を出した後、または「実質的」審査が終了した後（例えば、特許許可通知または最終拒絶通知によって）に、出願人が審査の継続を求める請求です。RCEは特許出願の継続とはみなされず、係属中の出願の審査が再開されます。[4]発明者は追加の出願手数料を支払い、特許審査官との議論を継続します。1995年6月8日以前はRCEは認められていませんでした。[5]

QPIDSプログラム

新たな先行技術の発見による土壇場での継続審査請求（RCE）が多数発生し、これらのRCEが審査に追加的な負担をかけることとなったため、米国特許商標庁（USPTO）は2012年5月にクイックパス情報開示ステートメント（QPIDS）パイロットプログラムを開始しました。[6]このプログラムは、特許発行手数料の支払後、特許付与前の期間内に情報開示ステートメント（IDS）を提出するために利用できます。審査官がIDSに記載された参照が重要と判断した場合にのみ、継続審査請求が実行され、審査が再開されます。QPIDSプログラム以前は、その期間中に新たな先行技術を導入するには、本格的なRCEを開始する以外に選択肢がありませんでした。QPIDS請求を提出するには、RCE手数料とIDS手数料の全額を支払う必要があり、RCEが開始されない場合は返金されます。ただし、QPIDS申請手数料は返金されません。[7]

2018年頃にはQPIDSプログラムは恒久化されましたが[8] 、 USPTOの2014年の独自の調査では申請者の参加率が非常に低いことが示されていました[9] 。

部門別

分割出願も親出願の出願日に基づいて優先権を主張しますが、継続出願とは異なり、分割出願は親出願から「切り離された」別個または独立した発明を主張します。分割出願は、親出願に記載されている発明者の少なくとも1人を共有する必要があります。特許は単一の発明しか主張できないため（発明の単一性を参照） 、分割出願は審査官が「限定要件」を発した後に提出されることがよくあります。USPTOが特許出願を複数の分割出願に分割する慣行は、特許権者の利益を犠牲にしてUSPTOの収入を増やすことを意図した濫用として批判されています。[10]

一部継続（CIP）

「一部継続出願」（「CIP」または「CIP出願」）とは、出願人が親出願に開示されていない主題を追加し、親出願の明細書の大部分を繰り返し、親出願と少なくとも1人の発明者を共有する出願です。CIP出願は、親出願の出願後に開発された改良点を主張するための便利な方法です。これは、前述の「追加改良」特許の後継となります。一部継続出願の場合、親出願にも開示されている主題に関する請求項は親出願の優先日を優先権として認められますが、追加の主題に関する請求項はCIP出願の出願日のみを優先権として認められます。[3]

イスラエルでは、米国のCIPに概ね類似した追加特許が利用可能である[要出典]

再発行

発行済み特許に欠陥が見つかった場合、特許権者は特許を放棄し、欠陥を是正するための再発行出願を提出することができます。このような欠陥の一つとして、発行済み特許の請求項が特許権者が享受できる範囲よりも広いか狭い場合が挙げられます。後者の場合、「拡張再発行」となります。したがって、発明者は請求項の範囲を広げた再発行出願を提出することで、享受できる範囲を完全に享受しようと試みることができます。ただし、発明者は開示内容に新たな特徴を追加することはできません。拡張再発行出願は、当初発行された特許の付与日から2年以内に提出する必要があります。[11]再発行特許の種類コードはEです。 [12]

USPTOによる継続実務の変更の試みをめぐる論争

2007 年、USPTO は、37 CFR (2007 年 8 月 21 日発行) に基づく新しい規則を発表し、USPTOに対する継続出願に関する手続きを大幅に変更しました。以前の USPTO の規則では、発明者は希望する幅広いクレームを得るために必要なだけ継続出願を提出することができました。この手続きは、特定の特許出願によって何がカバーされているか、またはカバーできる可能性があるかについて不確実性を生み出すとして批判されていました。たとえば、発明者は限定的な範囲のクレームを早期に承認してもらうように努め、その後、より広いカバー範囲を求めて何年も継続出願を続けることができたでしょう。たとえば、発明者のJerome H. Lemelson は、バーコードリーダーに関する非常に広範な特許を取得するために、30 年にわたって一連の継続出願を提出しました。この特許は、バーコード リーダーが米国経済に不可欠なものになってからずっと後の 1984 年に発行されました。 (ただし、レメルソンの光認識特許は、特許出願の提出時期に関係なく、特許が付与されてから 17 年後に失効するという、その後置き換えられた規則に従っていたことに注意してください。TRIPS協定に基づき 1995 年 6 月 8 日以降に出願された特許については、特許が付与された時期に関わらず、継続特許は親特許出願の提出日から 20 年後に失効します。したがって、特許付与日を遅らせる措置を講じるレメルソンの「サブマリン特許」戦略は、もはや特許の失効日を延長しません。)

特許制度の濫用とされる行為を最小限に抑えるため、米国特許商標庁（USPTO）は、出願人が提出できる継続出願の数に関する規則にいくつかの変更を提案しました。これらの変更案は2006年1月3日に発表され、公示および意見公募（この公示および意見公募では、規則変更案に関する意見公募が行われていました[13]）で寄せられた意見に基づき、様々な修正が加えられた後、2007年8月21日に最終版として公表されました。新規則の規定の多くは2007年11月1日に発効しましたが、2007年8月21日の公示日より前に提出された継続出願については、2007年11月1日以降であっても、一定の追加的な例外規定が適用されます。

提案された規則では、出願人が追加の継続出願を提出する「正当な理由」を示さない限り、発明者は元の特許出願で開示された発明の種類ごとに2件の継続出願を提出することしかできないとされていた。さらに、出願人は、USPTOが「正当な理由」を示して許可を与えない限り、出願の「ファミリー」（つまり、元の出願と元の出願の優先権の利益を主張する各継続出願を含む出願群）ごとに1件のRCEしか提出できないとされていた。[14]

提案された変更は、特許代理人および弁護士[15]、製造会社[16] 、バイオテクノロジー会社[17] 、そして独立発明者[18]から概ね反対された。これらの団体は、規則変更が特許取得において一般的に直面する困難を考慮しておらず、その結果、発明者が本来受けるべき特許保護を完全に受けられなくなるのではないかという懸念を示した。また、これらの団体は、規則変更が現行の継続特許に関する規則と整合していないとも主張した。

上記の理由から、ソフトウェア企業[19] 、エレクトロニクス企業[20]、米国政府機関[21]は、概ね規則変更を支持しました。規則変更を支持した人々は、これらの変更が継続実務を規定する法律と整合していると考えていました。

On August 22, 2007, inventor Dr. Triantafyllos Tafas sued the USPTO in the United States District Court of the Eastern District of Virginia on the ground that the rule changes were in violation of the US patent law and therefore are invalid. [22] [ unreliable source? ] On October 9, 2007, pharmaceutical company GlaxoSmithKline filed a similar suit seeking a preliminary injunction to prevent the enforcement of the new rules. [23] [ unreliable source? ] The court consolidated the two cases and scheduled a hearing on GlaxoSmithKline's motion for October 31, one day before the rules were to go into effect. [24] [ unreliable source? ] On October 31, the court granted a preliminary injunction which prohibits the USPTO from enforcing the patent rules on continuations and claims which were to come into effect the following day. [25] 2008年4月1日、この差し止め命令は恒久的なものとなったが、[26] 2009年3月、米国連邦巡回控訴裁判所によって覆された。[27]

2009年10月、USPTOは継続規則の変更案を撤回した[説明が必要] 。 [28]

参照

参考文献

  1. ^ 「MPEP」。www.uspto.gov。
  2. ^ 「特許審査手続マニュアル（MPEP）§201.07継続出願[R-07.2015]」 。 2017年2月23日閲覧。
  3. ^ ab 「特許審査手続マニュアル（MPEP）§201.08 一部継続出願 [R-07.2015]」 。 2017年2月23日閲覧。
  4. ^ 「継続審査請求（RCE）に関する質問と回答」USPTO 。 2015年2月5日閲覧。出願人の請求に基づき、継続出願を提出することなく、手数料を支払って出願の継続審査（継続審査請求またはRCE実務）を行うこと。
  5. ^ 37 CFR 1.114。
  6. ^ 「Quick Path 情報開示声明」。
  7. ^ よくある質問。QPIDS プログラム uspto.gov
  8. ^ 「Quick Path 情報開示声明」。
  9. ^ USPTO、「継続審査請求のバックログの急増により、特許の適時発行における課題が明らかに」最終報告書番号 OIG-14-024-A 17～18ページ（2014年6月30日）（2012年5月から2013年11月までのQPIDSへの参加率は2,480人、AFCP 2.0プログラムへの参加率は2013年5月から2013年11月までの16,598人）
  10. ^ 「分割特許出願」 。 2023年7月8日閲覧。
  11. ^ 「MPEP」。www.uspto.gov。
  12. ^ USPTO特許文書に含まれる「種類コード」、米国特許商標庁より
  13. ^ USPTOウェブサイト、継続出願、継続審査実務の要請、特許上不明瞭な請求項を含む出願に関する実務変更案に関するコメント、規則制定案の通知（2006年12月5日、Wayback Machineにアーカイブ）
  14. ^ USPTOウェブサイト、クレームおよび継続実務 - 最終規則（www.uspto.gov）Wayback Machineで2007年8月26日にアーカイブ
  15. ^ USPTOウェブサイト、アメリカ知的財産法協会による継続実務に関する規則改正案に関するコメント 2007年1月3日アーカイブ、Wayback Machine
  16. ^ USPTOウェブサイト、Honda R&D Americasによる継続実務に関する規則変更案に関するコメント 2007年1月1日アーカイブ、Wayback Machine
  17. ^ USPTOウェブサイト、バイオテクノロジー産業協会による継続実務に関する規則改正案に関するコメント 2006年9月26日アーカイブ、Wayback Machine
  18. ^ USPTOウェブサイト、発明者連盟による継続実務に関する規則改正案に関するコメント 2007年1月1日アーカイブ、Wayback Machine
  19. ^ USPTOウェブサイト、Business Software Allianceによる継続実務に関する規則改正案へのコメント（2006年12月31日Wayback Machineにアーカイブ）
  20. ^ USPTOウェブサイト、Intelが継続実務に関する規則変更案についてコメント 2006年12月31日アーカイブ、Wayback Machine
  21. ^ USPTOウェブサイト、米国司法省反トラスト局による継続実務に関する規則改正案に関するコメント。2007年1月1日Wayback Machineにアーカイブ。
  22. ^ タファス博士、継続規則の施行を阻止するための確認判決訴訟を提起、Patently-Oブログ、2007年8月22日
  23. ^ USPTOの新規則の施行を阻止するために、今度は有力者による新たな訴訟が提起された。2007年10月14日アーカイブ、Wayback Machine、Filewrapper Blog、2007年10月11日
  24. ^ グラクソの仮差し止め請求は10月31日に審理され、以前の異議申し立てと統合される。2007年11月17日にWayback Machineにアーカイブ、Filewrapper Blog、2007年10月19日
  25. ^ 明日から施行される継続および請求に関する新規則を阻止するための仮差し止め命令が認められる、知的財産権所有者協会、2007年10月31日
  26. ^ Jim Singer、「裁判所がUSPTO特許規則の変更に対して恒久的な差止命令を発行」、IP Spotlight ブログ、2008 年 4 月 1 日。
  27. ^ 「連邦巡回控訴裁判所、USPTOによる特許請求の範囲およびRCEの制限を概ね支持、継続出願の制限を撤廃」2009年3月22日。
  28. ^ 「USPTO、前政権が提案した物議を醸した特許規則の変更を撤回」GenomeWeb、2009年10月9日。
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