| グラハム対ジョン・ディア社 | |
|---|---|
 | |
| 1965年10月14日審理、 1966年2月21日判決 | |
| 完全なケース名 | William T. Graham他対John Deere Co. of Kansas City他、第37号Calmar, Inc.対Cook Chemical Co.、および第43号Colgate-Palmolive Co.対Cook Chemical Co.も同裁判所に上告中。 |
| 引用 | 383 US 1 (以上) |
| 症例歴 | |
| 前 | |
| ホールディング | |
| 35 USC § 103に規定されている非自明性の要件は、 発明が当該技術分野における大幅な改良であるという従来の慣習法上の要件を成文化することを目的としていました。 | |
| 裁判所の会員 | |
| |
| 判決意見 | |
| 過半数 | クラーク、ウォーレン、ブラック、ダグラス、ハーラン、ブレナン、ホワイトが加わった |
| スチュワート氏とフォータス氏はこの事件の審議や判決には関与しなかった。 | |
| 適用される法律 | |
| 米国憲法 第1条第8項第8節、35 USC 第103条 | |
グラハム対ジョンディア社事件（383 US 1、1966年）は、米国最高裁判所が米国特許法における非自明性の要件を明確にした、 [1] 14年前の1952年特許法で定められ、 35 USC § 103として成文化された。 [2]
裁判所は、非自明性は法律問題であることを確認したが、自明性の問題を解決するには、 第 103 条により以下の事実問題の判断が必要であると裁定した。
- 先行技術の範囲と内容
- 請求項に係る発明と先行技術との相違点
- 当該技術分野における通常の技能レベル
さらに、裁判所は、非自明性の証拠となり得る「二次的考慮要素」に言及しました。これらは「グラハムの要素」として知られています。
- 商業的成功
- 長い間感じていたが解決されていないニーズ
- 他人の失敗
- 予想外の結果
裁判所は、これらの要素の目的は、自明性の判断を行う際に「後知恵に陥るのを防ぐ」ことであると述べた。[3]
最高裁はまた、特許法の非自明性原則は特許の付与を「特許の誘引がなければ開示または考案されなかったであろう発明」のみに限定することを意図していると示唆し、誘引基準も提唱した。グラハムの要素は特許審査官や裁判所によって何度も引用されてきたにもかかわらず、誘引基準はほとんど無視されてきた。[4]
最高裁は、これらの有用なガイドラインを提供したにもかかわらず、これらの疑問は、まず米国特許商標庁（USPTO）、次に裁判所によって、ケースバイケースで回答される必要がある可能性が高いことを認識していました。Graham事件で示された「非自明性基準」は、2007年に別の米国最高裁判所判例（KSR対テレフレックス事件参照）における「自明性基準」によって補完されました。
事実と手続きの経緯
この訴訟は、実際には同じ裁判所に提起され、類似の問題を扱っていた2件の訴訟を併合した一連の控訴であった。名指しされた申立人ウィリアム・T・グラハムは、特許侵害でジョン・ディア社を訴えていた。問題の発明は古い機械要素の組み合わせ、すなわち、チゼルプラウが岩だらけの土壌を耕すときにシャンクからの衝撃を吸収し、プラウの損傷を防ぐように設計された装置であった。グラハムは、プラウのシャンクをスプリングクランプに取り付け、プラウのフレームの下でシャンクが自由に曲がるようにすることでこの問題を解決しようとした。彼はこのクランプの特許を申請し、1950年に米国特許第2,493,811号 （裁判所は'811特許と呼ぶ）を取得した。その後まもなく、彼はクランプの設計に改良を加え、シャンクがプレートから離れる外側への動きを最小限に抑えるために、ヒンジプレートをプラウシャンクの上ではなく下に配置するようにした。彼はこの改良に関する特許を申請し、1953年に米国特許2,627,798号（裁判所はこれを「798特許」と呼んだ）として付与された。グラハムの特許は、第5巡回区控訴裁判所における以前の訴訟で支持されていたが、第8巡回区控訴裁判所はミズーリ州西部地区連邦地方裁判所の判決を覆し、特許は無効であり、ジョンディア社は特許を侵害していないと判断した。[5]
グラハム事件と併合された他の2件の訴訟（第37号カルマー社対クック・ケミカル社、および第43号コルゲート・パーモリーブ社対クック・ケミカル社）は、いずれもクック・ケミカル社に対して同時期に提起された確認判決訴訟であった。カルマー社は殺虫剤などの化学薬品ボトル用の「ホールドダウン」噴霧器の製造業者であり、コルゲート・パーモリーブ社はこれらの噴霧器の購入者であった。発明者のバクスター・I・スコギン・ジュニアは、噴霧器の設計に関する特許をクック・ケミカル社に譲渡していた。カルマー社とコルゲート・パーモリーブ社は特許の無効および非侵害の確認を求め、クック・ケミカル社は特許侵害訴訟の継続を求めた。地方裁判所は特許の有効性を支持し、第8巡回区控訴裁判所もこれを支持した。[6]
決断
米国特許法の背景
クラーク判事は多数意見を執筆し、まず1790 年の特許法から始まる米国特許法の歴史と政策について簡潔に説明した。同判事は、米国特許法はトーマス・ジェファーソンによって考案されたもので、ジェファーソンは、発明者の発見に対する著作者人格権の保護よりも技術革新の促進を重視する功利主義的 経済的配慮に基づいて特許法の考え方を定めたと説明した。これは主にジェファーソンが独占に対して強い疑念を抱いていたためである。この法理論は、合衆国憲法そのもの、すなわち特許および著作権条項 (第 1 条、第 8 項) の言葉に体現されている。したがって、ジェファーソンは、特許によって認められる限定的な独占権は、細部や明らかな改良のためではなく、「科学の進歩を促進する」ためだけに認められるべきであると意図していた。
1952年特許法
1952年特許法以前は、議会は特許発行に新規性と有用性のみを要求し、非自明性の法定要件を設けたことはなかった。しかし、米国最高裁判所は、ホッチキス対グリーンウッド事件[7]において、特許が材料の代替のみを含み、真の革新を含まないという理由で、特許を無効とした。ホッチキス裁判所は、事実上、非自明性の要件を追加し、特許が非自明な発明を含むかどうかの判断は司法に委ねられた。この事件の後、最高裁判所は、進化し予測不可能な自明性の基準に基づく無数の判決を下した。議会が1952年特許法を制定して初めて、自明性のテストがある程度予測可能となったのである。
1952年特許法は、35 USC § 103 [2]を追加し、アイデアが特許保護に適していることを示す要件として非自明性を事実上成文化しました。この条項は基本的に、特許を取得しようとする主題と先行技術を比較し、特許の主題全体が発明当時、当該技術分野の通常の知識を有する者にとって自明であったかどうかを判断することを要求しています。クラークは、議会が本法を可決するにあたり、非自明性の要件を明示することにより、特許法を取り巻く慣習法を成文化し明確化することを意図していたと主張しました。
事実への法律の適用
クラーク氏はその後、本件に関係する両特許の審査経過と先行技術を調査した。グラハム事件では、'798特許は当初、先行の'811特許との区別が不十分であるとして特許審査官により拒絶された。両特許の唯一の相違点は、(1) '811特許には鐙およびシャンクとヒンジプレートのボルト接続が記載されていないこと、(2) シャンクの位置が逆で、'811特許ではヒンジプレートの上部に配置され、ヒンジプレートと上部プレートの間に挟まれていることであった。グラハム氏が法廷で提起したが米国特許商標庁では提起しなかった論拠の一つは、新しい'798設計では、プラウシャンクの屈曲がスプリングクランプとプラウシャンクの先端の間の点に限定され、地面の硬い物体による衝撃をより効率的に吸収するという点であった。裁判所はこの主張を却下し、2つの理由から'798特許を無効とした。第一に、グラハムはUSPTOに対してこの「誇張」の主張をしていなかったこと、第二に、'798特許の部分は先行技術の部分と同じ目的を果たしていたことである。[8]
Cook Chemical に関する事件では、 Cook 社の役員であった Scoggin 氏が当初、自身のデザインを Calmar 社の以前の特許取得されていないデザインに基づいていたが、後に、噴霧器と容器を一体化することで殺虫剤製品の組み立ておよび出荷中の外部漏れの問題を解決できると主張した。地方裁判所は、個々の要素は新規ではなかったものの、先行技術には要素の組み合わせを示唆するものがなかったため、Scoggin 氏の噴霧器は自明ではないと判断した。特許が最初に拒絶された後、Scoggin 氏は先行技術を区別するためより慎重にクレームを作成し、新しいクレームを、シールを維持するためにワッシャーやガスケットではなくリブシールを使用すること、およびオーバーキャップと噴霧器との間に小さな空間が存在することに限定した。Clark 氏は、Scoggin 氏が特許審査官が要求した制限を満たすようにクレームを狭めたため、Cook Chemical 社は今となってはより広範な主題を主張することはできないと判断した (審査経過禁反言を参照)。さらにクラークは、スコギンの設計と従来技術との違いはあまりにも小さく、技術的ではないため、クックの特許の有効性を維持することはできないと主張した。
関連訴訟である米国対アダムズ事件も同日に審理され、グラハム対ディア事件の判決とは対照的に、非自明性の要件は満たされているとの判断が下された。
グラハム事件は、特許請求項のうち自明でないものを判定するための実務的な基準を確立しました。その後、2007年に連邦最高裁判所で審理されたKSR International Co. v. Teleflex Inc.事件において、自明性が明確化されました。
注記
- ^ グラハム対ジョンディア社、383 U.S. 1（1966年）。
- ^ 35 USC § 103 に準じる。
- ^ 「非自明性の客観的指標 – 「証拠の全体性」アプローチの一部として考慮されるか、それとも「一見したところの枠組み」の一部として考慮されるか？」
- ^ Abramowicz, M. および JF Duffy (2011). 「特許性の誘導基準」 Yale Law Journal 120(7): 1590-1680. http://www.jstor.org/stable/41149576;
- ^ John Deere Co. 対 Graham、333 F.2d 529 (第 8 巡回裁判所、 1964 年)。
- ^ Calmar, Inc.対Cook Chemical Co. , 336 F.2d 110 (第8巡回区控訴裁判所1964年)。
- ^ ホッチキス対グリーンウッド事件、52 U.S. 248 (1850)。
- ^ Morris, Tom; Kiddoo, Hannah (2016年6月). 「50 Years: Graham v. Deere」. Texas Bar Journal . 79 (6). テキサス州弁護士会: 430–431 . ISSN 0040-4187 . 2016年6月6日閲覧.
私が弁論を始めようとした途端、ブラック判事が椅子から立ち上がり、「モリスさん、シャンクがプレートから離れる方向に曲がるか、プレートに接する方向に曲がるかで、一体何が変わるのですか？」と私に尋ねました。私は「全く変わりません」と答えました。ブラック判事は「私もそう思いました」と言いました。その発言を受けて、私は弁論を短くし、裁判所は私にほとんど質問しませんでした。
外部リンク
